Het is algemeen bekend en het blijkt ook jaar na jaar uit de Europese douanerapporten dat China fungeert als een belangrijke spil in de productie en export van namaakgoederen wereldwijd. 88% van de namaak, waaronder speelgoed, sigaretten en kleding,is ‘made in China’. En hoewel het Chinese merkenrecht zich steeds meer conformeert aan de Europese en internationale regels – er is een gewijzigde merkenwetgeving sinds 2014 – wordt de deur voor de namaakindustrie hiermee niet helemaalgesloten.
Het zwakke Chinese merkenrecht maakt het voor een buitenlandse merkhouder, bv. de houder van een Benelux- of Uniemerk, niet eenvoudig om enerzijds de opportuniteitte beoordelen van een inschrijving van zijn merk in China en anderzijds dit merk te bewaken tegen merkenrechtelijke inbreuken op Chinees grondgebied en daarbuiten.
First-to-file principe
Net als in ons merkenrecht geldt in China het first-to-file-principe. Diegene die een bepaald merk als eerste heeft laten registreren, kan anderen ervan weerhouden om een gelijkaardig merk te registreren in China. Door een merk te laten registreren in China, kan worden tegengegaan dat zogenaamde trademark squatters dit merk registreren om het daarna tegen exorbitante bedragen opnieuw te verkopen aan de oorspronkelijke merkhouder of aan derden. Het kan daarbij nuttig zijn om dit merk dan niet alleen in de eigen taal, maar ook in Chinese tekens te laten registreren. In veel gevallen is het, onder meer om te anticiperen op een dergelijk scenario, als buitenlandse merkhouder interessant om een Chinees merk te nemen.
Chinese rechtspraak
China evolueert maar traag van een maakeconomie naar een consumptie-economie. Voorlopig ligt de focus nog altijd eerder op het produceren en exporteren van goederen dan op het consumeren ervan. Deze macro-economische achtergrond maakt dat de Chinese rechtspraak over merken vaak niet kan worden vergeleken met de Europese rechtspraak hierover. In dat opzicht velde het Chinese Hooggerechtshof recent een belangrijk arrest – het arrest Pretul van 26 november 2015 – waarin het een antwoord geeft op de vraag of de productie en onmiddellijke export van namaakgoederen in China gestopt kan worden door middel van een merkinbreukprocedure.
In het Pretul-arrest brengt het Hof in feite de merkenrechtelijke status in kaart van de Onder Eigen Merk-productie (‘Original Equipment Manufacturing’ of ‘OEM’). Dat is een businessmodel waarbij de eigenaar van een merk de productie overlaat aan een andere onderneming om er daarna het eigen merk op aan te brengen en het op die manier door te verkopen aan de eindconsument.
Het Hof oordeelde hier dat voor zover de namaakgoederen niet terechtkomen op Chinees grondgebied, er geen sprake zou zijn van een inbreuk en dus dat de goederen niet kunnen worden tegengehouden, noch in beslag mogen worden genomen door de Chinese douane. De herkomstfunctie van het Chinese merk, aldus het Hof, zou niet worden aangetast doordat de Chinese consument op geen enkel moment in verwarring wordt gebracht over de afkomst van de goederen. De producten zijn immers niet bestemd voor en komen ook nooit terecht op de Chinese markt. Het gevolg van deze rechtspraak, waarvan de scherpste kanten evenwel in een navolgend arrest afgevijld werden (cfr. het Dongfeng-arrest), is dat naar Chinese normen op dit moment het gebruiken van een merk in de context van een loutere OEM-productie en export in beginsel geen merkenrechtelijk gebruik zou zijn van dat merk, aangezien het de herkomstfunctie van dat merk in China niet aantast.
Concreet
Concreet betekent dit dat een buitenlandse verkoper van namaakgoederen kan produceren en exporteren vanuit China, zonder dat de houder van het Chinese merk hiertegen bij de bron kan optreden. Anderzijds betekent dit ook dat een buitenlandse merkhouder, neem nu een speelgoedproducent, OEM-producten kan laten produceren in China, zonder dat hij daarvoor een Chinees merk hoeft te nemen of dit merk moet verdedigen tegen Chinese trademark squatters.
Als ondernemer kan u hieruit onthouden dat, mede gelet op de toenemende slagkracht van het Chinees merkenrecht, het in veel gevallen opportuun zal zijn om een merkinschrijving te nemen in China. En dat wanneer u een Chinees merkdepot overweegt, u dit net zo goed meteen ook in Chinese tekens kan doen. Met een merkinschrijving in China houdt u trademark squatters op afstand en bereidt u zich voor op effectieve distributie op de Chinese markt. Indien u niet zal verkopen in China, kan u zich kosten en moeite echter voorlopig besparen: ingeval van zuivere productie en export van uw producten naar andere markten, zal u op Chinees grondgebied zo goed als geen merkrechten kunnen doen gelden.
