Een IP-audit valoriseert uw intellectuele rechten.“If you don’t measure it, you can’t manage it”
Een IP-audit is een systematische review van de IP-activa die een onderneming heeft verworven en/of gebruikt. De bedoeling is om een aantal ‘vergeten’ IP-activa op de sporen, eventuele bedreigingen te identificeren en ondernemers de mogelijkheid te bieden om strategieën te ontwikkelen die de marktpositie van de onderneming kunnen handhaven en verbeteren. Intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen immers in vele gevallen een niet te onderschatten immaterieel vast actief van de onderneming. Naargelang de waardering van elk betrokken recht kunnen deze rechten worden ingezet in het onderhandelingsproces in het kader van een bedrijfsovername en/of een fusie van uw onderneming. Maar ook in andere gevallen, zonder fusie en/of overname, is het minstens even belangrijk om een IP-strategie te ontwikkelen.
De eerste stap is dan het doorvoeren van IP-audit, op basis waarvan u inzicht verkrijgt in het houderschap, de geldigheid en de vermogenswaarde van uw intellectuele rechten.
Het doorvoeren van een IP-audit verloopt in verschillende fasen.
1. Identificatie van alle documenten m.b.t. intellectuele eigendom
De eerste fase van een IP-audit bestaat uit een identificatie van alle identificeerbare documenten met betrekking tot het intellectueel eigendomsrecht. Een dergelijke identificatie strekt ertoe om een lijst op te stellen van alle rechten waarvan de onderneming houder is en gebeurt op basis van de registraties en de depots die eerder werden gedaan zowel in het binnen- als het buitenland. Nuttig is ook om alle hangende aanvragen en alle rechten waarvoor de toekenning van het recht werd geweigerd te inventariseren. Belangrijk is te weten bij wie de rechten verblijven, of ze niet verstreken zijn en of ze wel degelijk nog steeds door de onderzochte onderneming worden gebruikt.
Vervolgens worden alle overeenkomsten verzameld die de onderneming met derden heeft gesloten. Dit kunnen o.a. licentie-, aanbestedings-, handhavings-, distributie-, arbeids-, consultancy-, transfer-, technologie-, en/of geheimhoudingsovereenkomsten zijn. Ook alle contracten met leveranciers en klanten, een lijst van de software waarvan de onderneming eigenaar is, publicaties en andere documenten (waaronder artikels uit de krant), marketingbestanden, confidentiële proceduredocumenten en handleidingen worden in deze fase bij elkaar gebracht.
Ten behoeve van een pragmatische aanpak is het handig om per recht een externe consultant (zoals uw advocaat en/of een merkengemachtigde) alsook een contactpersoon binnen uw onderneming aan te duiden, die instaat voor de administratieve opvolging van het betrokken recht.
2. Analyse van de IP-gerelateerde overeenkomsten
De volgende stap in de Audit is het doorvoeren van een analyse van de IPgerelateerde aspecten van alle overeenkomsten die de onderneming heeft afgesloten. Bedoeld worden in de eerste plaats de licentieovereenkomsten waaronder de toegekende en ontvangen licenties, maar ook alle eventuele groepslicenties. Ook alle distributieovereenkomsten en handelsagentuurovereenkomsten moeten worden gecontroleerd op hun inhoud. In de tweede plaats moet worden gekeken naar de overeenkomsten waarbij intellectuele rechten werden overgedragen aan derden en die de onderneming dus definitief heeft verkocht. Tenslotte moet ook de inhoud worden gecontroleerd van arbeids-, consultancy- en de verschillende R&Dovereenkomsten die werden gesloten, omdat ook hierin bepaalde IP-gerelateerde bepalingen kunnen opgenomen zijn. Met betrekking tot software bijvoorbeeld, is de regel dat de intellectuele rechten van de werknemer op de werkgever overgaan zonder dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst moet worden gesloten. Een dergelijke regeling bestaat evenwel niet noodzakelijk ook voor andere rechten, zodat elk contract afzonderlijk moet worden nagekeken.
3. Controle
Aansluitend volgt de effectieve controle van de rechten, waarbij dan meteen de vraag rijst wat hier precies moet worden gecontroleerd. Naast de geldigheid en het houderschap is immers ook de waardering van de betrokken rechten van cruciaal belang. Wat het houderschap betreft vinden we in sommige overeenkomsten soms onduidelijke clausules terug, zodat een IP-audit hier de aanleiding kan zijn voor een verbetering en/of preventieve aanpassing van overeenkomsten. De vraagt stelt zich voorts of het houderschap al dan niet exclusief is. Ook moet het gebied worden in kaart gebracht waarbinnen het recht bescherming geniet: dit kan zijn enkel voor België, de Benelux, voor de hele Europese Unie dan wel wereldwijd. Naar aanleiding van dit onderzoek kan het recht worden verruimd in functie van de snelheid groei van een onderneming.
Vervolgens wordt de actuele geldigheid van het recht geverifieerd. Er kan worden nagekeken of het intellectueel recht nog niet dreigt te vervallen en of de eventueel verschuldigde taksen wel tijdig worden betaald. Een Audit kan zo aanleiding geven tot de vernieuwing dan wel een update van het recht. De geldigheidscontrole impliceert ook het nazicht van de communicatie met de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Het ontbreken van deze communicatie kan voor sommige rechten leiden tot de niet tegenstelbaarheid van de verleende licentie ten opzichte van derden.
Het is tevens raadzaam om te controleren of werknemers en anderen die confidentiële informatie, bedrijfsgeheimen of uitvindingen hebben ingekeken een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend en of, zij die confidentiële informatie, bedrijfsgeheimen of uitvindingen hebben ingekeken die zouden kunnen worden gebruikt bij concurrenten, een niet-concurrentiebeding hebben ondertekend. Nuttig is ook om het arbeidsreglement en de externe communicatie met derde partijen door te nemen om te weten of er in het verleden bedrijfsgeheimen openbaar werden gemaakt via o.a. de website van de onderneming en/of een reclamecampagne.
Tenslotte moet ook worden gekeken naar de effectieve waardering van het recht voor de betrokken onderneming. Anders gezegd: wat is de vermogenswaarde van een intellectueel eigendomsrecht voor een onderneming. De goodwill wordt in kaart gebracht, de vereisten van de klant alsook de waarde en invloed van de marketing en reclame hierop. Als leidraad voor een schatting van de waardering van deze verschillende items dient de onderneming zich als vraag stellen wat de kostprijs zou zijn om deze items te vervangen in geval van het verlies daarvan. In sommige gevallen vormt een Audit de aanleiding voor een afstand van sommige IP-rechten, omdat deze door de onderzochte onderneming niet langer worden gebruikt. Nutteloze kosten met betrekking tot de handhaving van het recht worden hierdoor uitgespaard.
4. Conclusie
Voor het ontwikkelen van een succesvolle IP-strategie is het doorvoeren van een IPAudit een logische eerste stap. De Audit brengt niet alleen de sterktes en de zwaktes van een onderneming aan het licht, maar is ook de perfecte aanleiding om een IPreorganisatie door te voeren en een verdere planning op te stellen. Als ondernemer komt u enerzijds, dankzij een identificatie en analyse van uw depots en contracten, te weten welke rechten u in huis heeft en anderzijds, wat u kan doen om het beheer van uw rechten te optimaliseren (controle en actie).
Een bijkomend voordeel is dat een dergelijke Audit een bijzonder doeltreffend middel blijkt te zijn om de verschillende departementen van een organisatie samen te brengen. Het op gang brengen van een open communicatie over de bedrijfsinterne strategie met betrekking tot de methodes die men gebruikt om een product te maken en/of een dienst aan te bieden, prijszetting, verpakkingswijze, marketing en dergelijke meer kan leiden tot een verbeterd inzicht in de werkzaamheden van ieders departement en zo tot een verhoogde waakzaamheid o.a. op het gebied van IP.
Aarzel niet om met ons contact te nemen voor het zorgdragen en de begeleiding bij een IP-audit op maat van uw onderneming.
